O Domínio Eletrônico e as Marcas Iguais de Titulares Diferentes, eis a questão que sempre surge. Ela foi enfrentada pelo STJ em um caso que, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, foi decidido prestigiando o princípio “First Come, FirstServed”.
“First Come, FirstServed” foi o princípio adotado pela autoridade registradora no Brasil que privilegia aquele que primeiro requer o registro do domínio eletrônico e satisfaz as exigências formais para a execução de tal ato. Hoje, as marcas de alto renome são consideradas exceções necessárias a esse princípio, recebendo proteção independente de ordem judicial, algo de que dependemos outros tipos de marcas.
O problema ocorre quando titulares diferentes de marca iguais buscam o registro do mesmo domínio. Essa situação é possível, tendo em vista que empresas não concorrentes podem ostentar a mesma marca, ou ainda, as parcialmente concorrentes, que por um malabarismo jurídico, requerem o registro da mesma marca em classes diferentes para o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial que, por vezes, as concede.
Os conflitos se ampliam, pois, quem reúne condições sempre tem preferência pela extensão “.com.br” e muitas empresas, dos mais diversos ramos, tem condição e fazê-lo.
Pois bem, o STJ decidiu que nesses casos, que quem sacar primeiro leva. A seguir a ementa da decisão:
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. DIREITO DE EXCLUSIVA. LIMITAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DUPLO REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. PRINCÍPIO “FIRST COME, FIRST SERVED”. INCIDÊNCIA.
1. Demanda em que se pretende, mediante oposição de direito de exclusiva, afastar a utilização de termos constantes de marca registrada do recorrente. 2. O direito de precedência, assegurado no art. 129, § 1º, da Lei n. 9.729/96, confere ao utente de marca, de boa-fé, o direito de reivindicar para si marca similar apresentada a registro por terceiro, situação que não se amolda a dos autos. 3. O direito de exclusiva, conferido ao titular de marca registrada sofre limitações, impondo-se a harmonização do princípio da anterioridade, da especialidade e da territorialidade. 4. “No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio ‘First Come, FirstServed’, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro”. Precedentes. 5. Apesar da legitimidade do registro do nome do domínio poder ser contestada ante a utilização indevida de elementos característicos de nome empresarial ou marca devidamente registrados, na hipótese ambos os litigantes possuem registros vigentes, aplicando-se integralmente o princípio “First Come, FirstServed”. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ – REsp: 1238041 SC 2011/0035484-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/04/2015, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2015)
Um adágio nos diz que “Quem saca a pistola primeiro, nem sempre acerta o tiro”, eis aqui uma exceção a ele.
Rubens Cleison Baptista é advogado formado na FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas, Agente da Propriedade Industrial, Jornalista, atua como Sócio Diretor na São Paulo Marcas e Patentes.
